Ao escrever um artigo, sempre pensamos aqui na FG Propriedade Intelectual em um tema que possa efetivamente colaborar para que empresários e empreendedores desenvolvam uma cultura inovadora, baseada não apenas na importância que o capital intelectual (marcas, patentes, desenhos industriais, etc.) possui nos dias atuais, mas igualmente focada na proteção desses ativos, o que representa um verdadeiro diferencial competitivo em qualquer ramo de atividade.
Por essa razão que você pode encontrar em nosso blog dicas valiosas, que se devidamente incorporadas podem agregar maior segurança jurídica na rotina de sua empresa ou negócio.
No entanto, se você está lendo esse artigo, é preciso inicialmente realizar uma BREVE reflexão: será que adotei todas as medidas disponíveis para lançar determinado produto no mercado? Eu realmente adotei todas as cautelas para desenvolver uma nova solução?
Em outras palavras: eu fiz a minha lição de casa enquanto empreendedor e empresário?
Caso a resposta aos questionamentos acima for negativa, nós recomendamos fortemente que aplique alguns minutos para ler dois artigos que preparamos especialmente para você, que talvez ainda não saiba as diversas ações preventivas que podem ser executadas para lançar um produto no mercado – se quiser realizar a leitura em outro momento, tudo bem, vamos seguir em frente aqui com nosso tema.
De outro lado, caso a resposta às indagações acima for positiva, precisamos então compreender o que de fato ocorreu para que você ou sua empresa fosse processada por violar um registro de desenho industrial.
Inicialmente, sabia que o ingresso com uma ação judicial sob a acusação de copiar um desenho industrial de terceiro é algo grave, pois pode acarretar em complicações não apenas na esfera cível, onde o juiz pode determinar, além da proibição de fabricação/comercialização, o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados, mas igualmente no campo criminal, pois imitar ou reproduzir desenho industrial de outra pessoa é crime definido em nossa legislação, com pena de prisão ao infrator.
Portanto, é fundamental desde o início contar não apenas com um advogado de sua confiança, mas especialmente com um profissional especialista em propriedade industrial.
Na FG Propriedade Intelectual contamos com um time de especialista extremamente capacitados que possuem total competência para exercer a melhor defesa para os seus interesses, indicando uma estratégia de sucesso que será capaz de desenhar todos os possíveis cenários a serem enfrentados, demonstrando assim o melhor caminho a seguir de acordo com o seu objetivo.
Além disso, existem outras providências fundamentais que certamente seu advogado, especialista na matéria, vai sugerir e recomendar:
O registro de desenho industrial invocado na ação judicial é realmente válido?
Certamente, quando você foi citado ou intimado desse processo, deve ter localizado um número de registro do desenho industrial da outra parte, ou seja, daquele que ingressou com a ação judicial.
Com base nesse número, é possível identificar no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI todas as informações relativas ao registro, tais como data da concessão, do depósito, dentre outras.
Neste caso, a informação mais importante a ser analisada é se o desenho industrial registrado foi objeto de exame de mérito pelo INPI.
Mas por que isso é tão importante?
A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê que será considerado como desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.
Portanto, em linhas gerais, todo o desenho industrial deve ser novo e original, o que significa dizer que a concessão do registro atesta, de forma presumida, que aquela configuração é realmente nova e original, não é mesmo?
Errado!
De acordo com o artigo 106 da Lei 9.279/96, após apresentado o pedido de registro de desenho industrial, desde que observado algumas condições, será automaticamente registrado, ou seja, NÃO HÁ QUALQUER EXAME POR PARTE DO INPI para avaliar se o desenho industrial registrado é novo e original!
Repare que o exame de mérito, de acordo com o artigo 111 da Lei em destaque, é uma medida FACULTATIVA, ou seja, você pode estar sendo processado com base em um registro de desenho industrial concedido de forma automática, sem qualquer análise!
Assim, é extremamente fundamental que a defesa a ser realizada no seu processo judicial conduza o que chamamos de um estudo de validade do desenho industrial, o qual terá como objetivo avaliar se aquele “produto” registrado realmente reúne os requisitos exigidos pela Lei!
Com o resultado do estudo em mãos, além de poder utilizá-lo no processo para demonstrar ao juiz responsável pelo caso que aquele desenho industrial não reúne os requisitos exigidos pela legislação, seu advogado poderá ainda ingressar com o que chamamos de ação declaratória de nulidade, no âmbito da justiça federal, cujo objetivo é obter justamente a DECLARAÇÃO de que aquele registro foi concedido com violação a legislação, resultado assim em sua NULIDADE!
Caso queira entender um pouco mais sobre essa ação, sugerimos que assista esse rápido vídeo (link) produzido por nosso sócio fundador, que de forma simples e didática aborda o tema.
O meu produto realmente configura uma cópia do desenho industrial registrado?
Embora a execução da medida acima seja um dos primeiros passos a ser adotado, pois a partir dela você terá a opinião de um profissional especialista na matéria acerca da validade ou não do registro de desenho industrial, é de vital importância que seja igualmente providenciado um novo estudo, com objetivo completamente distinto: avaliar se o seu produto, efetivamente, representa uma cópia do desenho industrial registrado – chamamos isso de análise de infração.
A bem da verdade, caso já tenha lido o material que sugerimos lá no início deste artigo, você já reconheceu que é fundamental que todo e qualquer produto, previamente ao seu lançamento, seja objeto de estudos, os quais terão justamente o mesmo objetivo acima: analisar se aquela solução, produto ou tecnologia pode ser fabricada e, mais do que isso, se não viola direitos de terceiros, evitando, dessa forma, ações judiciais semelhantes a esta que você está enfrentando.
Os estudos discutidos no parágrafo anterior são conhecidos como design around e relatório de liberdade de operação, conhecido também como freedom to operate – FTO (preparemos um artigo especial tratando desses dois estudos).
Pois bem.
Agora que todos os estudos acima já foram providenciados, tendo em vista a recomendação de seu advogado especializado, o próximo passo é apresentar no processo uma contestação, que consiste em uma manifestação escrita contendo todos os argumentos e provas capazes de rebater as acusações lançadas contra você.
Esperamos que tenha curtido esse artigo e que possa ter ajudado você a entender mais sobre o tema. E se tiver qualquer dúvida ou interesse em ver tratado outro tópico envolvendo Propriedade Intelectual, Direito Penal ou Direito Digital, é só mandar um e-mail.
